Wzór przemysłowy to inaczej zewnętrzny design, czyli wygląd wytworu. Stanowi bardzo silny wyznacznik wartości marki i często wywiera bezpośredni wpływ na decyzje zakupowe konsumentów. Aby chronić unikalny projekt designu, wielu producentów decyduje się na uzyskanie ochrony wzoru w ramach jego rejestracji. Dzięki temu mogą też zarabiać na prawach własności przemysłowej, np. w ramach udzielania licencji. Co powinna zawierać taka umowa?

Korzyści z rejestracji wzoru przemysłowego

Jakie korzyści zapewnia rejestracja wzoru przemysłowego? Przede wszystkim chroni wygląd zewnętrzny produktu, a więc np. ornamentacje, kolorystykę, cechy konturów, linii i kształtów, a także fakturę i materiał. Ochrona zapewniana przez Urząd Patentowy RP nie obejmuje więc specyfikacji technicznej ani właściwości utworu. Dlatego wzorem przemysłowym będzie design zarówno biżuterii, ubrań, mebli, jak i nadwozia auta lub artykułów gospodarstwa domowego.

Dzięki rejestracji wzoru zyskujemy wyłączne prawo do korzystania z niego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium objętym ochroną. Oznacza to między innymi:

• możliwość produkcji towarów o określonych cechach wyglądu,
• prawo do ochrony zarejestrowanego wzoru przemysłowego na drodze sądowej,
• możliwość zarządzania wzorem przemysłowym m.in. w ramach zawierania umów licencyjnych.

Koszt rejestracji wzoru przemysłowego

Istnieją trzy procedury rejestracji wzoru przemysłowego, które różnią się w zależności od zakresu wymaganej ochrony:

1. krajowa, 
2. wspólnotowa, czyli obejmująca wszystkie kraje członkowskie UE,
3. na wybrane państwa świata.

Kiedy więc planujemy rejestrację prawa własności przemysłowej, warto rozważyć, w jakich krajach zamierzamy prowadzić ekspansję swojej firmy. Istnieją przypadki, w których ubieganie się o jak najszerszy zakres ochrony nie jest uzasadnione.

Krajowa i wspólnotowa procedura rejestracyjna

W Polsce prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jest udzielane na kolejne pięcioletnie okresy pod warunkiem wniesienia opłaty rejestracyjnej. Koszty w procedurze krajowej prezentują się następująco:

• za I okres ochrony (lata 1-5) – 150 zł;
• za II okres ochrony (lata 6-10) – 250 zł;
• za III okres ochrony (lata 11-15) – 500 zł;
• za IV okres ochrony (lata 16-20) – 1000 zł;
• za V okres ochrony (lata 21-25) – 2000 zł.

Procedura wspólnotowa także podlega opłacie za ochronę w pięcioletnim okresie. Jednak EUIPO stosuje następujący „cennik”:

• opłaty rejestracyjne – 230 euro za pierwszy wzór, dodatkowo 115 euro za wzory od drugiego do dziesiątego i 50 euro za każdy kolejny;
• opłaty publikacyjne – 120 euro za pierwszy wzór, dodatkowo 60 euro za wzory od drugiego do dziesiątego i 30 euro za każdy kolejny;
• opłaty za odroczenie publikacji – 40 euro za pierwszy wzór, dodatkowo 20 euro za wzory od drugiego do dziesiątego i 10 euro za każdy kolejny.

Odraczając publikację, możemy zachować termin zgłoszenia bez obowiązku natychmiastowego upubliczniania wzoru. Z kolei koszty za przedłużenie ochrony w EUIPO wynoszą odpowiednio 90, 120, 150 i 180 euro za kolejne okresy ochrony od II do V.

W ramach wzorów wspólnotowych mamy też możliwość ochrony wzorów niezarejestrowanych zgodni z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 roku. Taka forma ochrony obowiązuje tylko przed trzy lata, przy czym jest liczona od pierwszego publicznego udostępnienia wzoru na terytorium Unii Europejskiej. Nie wymaga dopełnienia żadnych formalności – jedynym warunkiem jest, aby wzór był nowy i miał indywidualny charakter.

Procedura rejestracyjna na obszarze wybranych krajów świata

Poza procedurą krajową i wspólnotową, istnieje również możliwość ochrony na obszarze wybranych państw świata. W tym przypadku opłaty należy uiszczać na rzecz WIPO. Ich wysokość to:

• 397 CHF za rejestrację pierwszego wzoru i 19 CHF za rejestrację każdego kolejnego,
• 17 CHF za publikację każdego wzoru przemysłowego (w przypadku kilku wzorów będzie to wielokrotność tej kwoty) i 150 CHF za każdą stronę powyżej pierwszej, na której pokazane są odwzorowania wzorów przemysłowych.

Wszystkie państwa posiadają swoje własne, indywidualne stawki za opłatę ochronną i może wynosić ona od kilkudziesięciu aż do kilkuset CHF. 

Takie zgłoszenie rejestracyjne powinien sporządzić rzecznik patentowy lub radca prawny. Pomoc specjalisty od prawa własności przemysłowej zagwarantuje spełnienie wszystkich obowiązujących warunków i formalności.

Udzielanie licencji na zarejestrowany wzór przemysłowy

Zawarcie umowy licencyjnej na używanie zarejestrowanego wzoru przemysłowego daje przedsiębiorcom wiele korzyści majątkowych oraz brandingowych. Przede wszystkim stanowi możliwość zwiększenia rozpoznawalności marki wśród większego grona odbiorców oraz na innych obszarach geograficznych. Po drugie licencja w sposób precyzyjny określa zakres korzystania ze wzoru, zmniejszając zagrożenie ich bezpodstawnego stosowania, modyfikacji lub używania w taki sposób, który mógłby naruszać renomę i dobre imię marki.

Po trzecie udzielenie licencji pozwala rozszerzyć zasięg działania firmy przy równoczesnym ograniczeniu kosztów jej prowadzenia. Chodzi tutaj o sytuacje, w których to licencjobiorca odpowiada za utrzymanie właściwej infrastruktury, z kolei nabywcy wciąż mają do czynienia z marką licencjodawcy. 

Kolejna, dość oczywista korzyść to zwiększenie zysków firmy, która pobiera wynagrodzenie za udzielenie licencji. 

Trzeba przy tym pamiętać, że prawo do wzoru przemysłowego wygaśnie, jeśli nie opłacimy go w stosownym terminie i nie przedłużymy ochrony na kolejny kilkuletni okres. Wówczas urząd patentowy wydaje decyzję o wygaśnięciu prawa z rejestracji.

Obowiązkowe elementy umowy licencji na wzór przemysłowy

Umowa licencyjna to kontrakt zawierany między uprawnionym do prawa własności przemysłowej (np. wzoru przemysłowego) – czyli licencjodawcą a osobą, która chce z niego korzystać – czyli licencjobiorcą.

Umowa ta wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Jednocześnie przepisy prawa własności przemysłowej uwzględniają duży zakres swobody jeśli chodzi o formułowanie jej postanowień. Dlatego przy tworzeniu klauzul umowy licencyjnej warto skorzystać z usług doświadczonej kancelarii prawnej.

Co powinno znaleźć się w takim kontrakcie? Główne elementy umowy licencji to:

• oznaczenie stron oraz wskazanie miejsca i daty zawarcia umowy,
• określenie przedmiotu umowy,
• wskazanie typu licencji (wprost lub poprzez opisanie praw i obowiązków stron),
• oznaczenie wynagrodzenia za korzystanie ze wzoru przemysłowego i sposobu jego uiszczenia,
• czas trwania licencji,
• zakres terytorialny licencji,
• zabezpieczenia interesów stron,
• klauzula prawa właściwego i klauzula prorogacyjna.

Typ licencji

Na początek znaczenie ma rodzaj licencji. Wyróżnia się umowy, które mogą być pełne lub ograniczone, wyłączne lub niewyłączne. W przypadku licencji pełnej, korzystający może używać danego wzoru przemysłowego w takim samym zakresie, jak licencjodawca. Gdy umowa ma jednak ograniczać obszary dopuszczalnego korzystania, strony powinny wskazać w niej konkretne pola eksploatacji.

Pola eksploatacji należy wymieniać enumeratywnie i nie można ich domniemywać. Ponadto strony nie mogą odnosić się do metod lub technologii używania w sposób otwarty, ze wskazaniem rozwiązań, które mogą pojawić się w przyszłości.

Za to licencje niewyłączne pozwalają na udzielenie prawa do korzystania z prawa własności innym podmiotom na tych samych polach eksploatacji. W ustawie znajduje się domniemanie licencji niewyłącznej, jednak można przewidzieć w umowie wyłączność, która zwykle skutkuje również wyższym wynagrodzeniem dla licencjodawcy. 

Umowa licencyjna powinna regulować także dopuszczalność ewentualnych sublicencji, a więc udzielania uprawnień przez licencjobiorcę osobom trzecim. W ramach polskiego prawa jest to możliwe tylko po wyrażeniu zgody ze strony licencjodawcy.

Licencje pasywne oraz aktywne

Kolejne, opcjonalne rozróżnienie tego typu umów to licencje pasywne i aktywne:

• licencja pasywa – licencjodawca znosi wyłącznie fakt korzystania z przysługujących mu praw własności intelektualnej, jednak nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz licencjobiorcy;
• licencja aktywna – licencjodawca ma obowiązek np. dostarczenia licencjobiorcy know-how, dokumentacji, czy warsztatu potrzebnego do powielania, odtworzenia bądź używania wzoru przemysłowego.

Koszty licencyjne

Prawo do korzystania ze wzoru przemysłowego jest udzielane w zamian za zapłatę wskazanego w kontrakcie wynagrodzenia. W przepisach nie znajdziemy ograniczeń w kwestii modelu naliczania rekompensaty. Zazwyczaj stosowane rozwiązania to:

• wynagrodzenie płatne jednorazowo, określonym z góry ryczałtem,
• wynagrodzenie wypłacane w formie świadczeń okresowych w określonej wysokości i terminie,
• wynagrodzenie uzależnione od dochodu licencjobiorcy.

Poza tym strony kontraktu licencji mogą wybrać model mieszany, np. łączący początkowy ryczałt z wynagrodzeniem zależnym od dochodów. Wiele zależy od tego, czy licencjobiorca chce otrzymać większą kwotę na raz, czy woli stworzyć sobie pasywne źródło dochodu. Dodatkowo w kontrakcie można wprowadzić klauzule waloryzacyjne pozwalające na skuteczną rekompensatę spadku wartości pieniądza i zachowanie ekwiwalentu świadczeń.

Czas trwania umowy licencyjnej

Czas obowiązywania umowy licencyjnej musi być powiązany z okresem ochrony udzielonej wzorowi przemysłowemu. Czyli tak długo, jak licencjodawca ma wyłączne prawo do korzystania z danego wzoru w celu zarobkowym lub zawodowym, może udzielać na niego licencji innym osobom.

Termin ten wynosi maksimum 25 lat – bądź krócej, zależnie od wnoszonych opłat. Po upływie tego czasu licencjodawca nie może zagwarantować wyłączności na korzystanie ze wzoru, w związku z czym nie może też egzekwować swoich praw do niego.

Zakres terytorialny umowy licencji

W umowie licencji trzeba zawrzeć też obszar, na którym można korzystać z danego wzoru przemysłowego. Będzie mieć to szczególne znaczenie w umowach zawieranych przez koncerny transgraniczne, które prowadzą działalność w wielu państwach.

Zakres terytorialny może dotyczyć dowolnie wyznaczonego obszaru: np. wyłącznie jednego województwa, albo całych obszarów konkretnych państw. Istotne jest to, aby w kontrakcie znalazła się precyzyjna definicja owego terytorium. Wówczas zakres terytorialny nie będzie przyczyną wszczęcia sporu. 

Co prawda orzecznictwo wskazuje, że nie istnieje formalny obowiązek określania granic terytorialnych licencji (m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. IV CSK 225/14). Jednak trzeba zauważyć, że może doprowadzić to do ograniczenia możliwości licencjodawcy, pozbawiając go np. szansy na zawieranie umów z innymi podmiotami. W związku z tym przyjmuje się, że zakres dopuszczalnego korzystania z licencji pokrywa się z zakresem działania prawa własności przemysłowej.

Zabezpieczenie umowy licencji

Warto rozważyć też ochronę interesów licencjodawcy poprzez wprowadzenie do kontraktu klauzuli NDA. Polega ona na zobowiązaniu drugiej strony umowy do zachowania poufności w zakresie udzielonych informacji. Wówczas powinniśmy:

• sprecyzować, które informacje są uważane za poufne,
• określić minimalny standard ochrony danych,
• oznaczyć przypadki, w których można mówić o ujawnieniu informacji poufnych.

Klauzulę NDA warto zabezpieczyć karą umowną pełniącą funkcję motywacyjną, represyjną i będącą zryczałtowanym odszkodowaniem. Jeszcze inna możliwość to wprowadzenie w kontrakcie kar za naruszenie zakresu licencji, np. poprzez stosowanie praw własności przemysłowej w sposób inny, niż ustalono w umowie.

Klauzule prawa właściwego i sądu właściwego

W transgranicznych umowach licencyjnych należy określić prawo materialne właściwe do regulacji stosunku prawnego. Dla kontraktów zawieranych przez kraje członkowskie UE (przy braku innych ustaleń) stosuje się rozporządzenie 593/2008, tzw. Rzym I.

Za to klauzula prorogacyjna pozwala na ustalenie sądu właściwego do rozstrzygania sporów powstałych na tle kontraktu. Trzeba przy tym pamiętać, że wówczas strony nie mogą zmienić właściwości miejscowej wyłącznej i rzeczowej sądu.